Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (ci après «la LMC»), la preuve de l’usage permet à la marque de commerce de demeurer dans le registre. Ce principe a de nouveau été confirmé dans l’arrêt Vêtement Multi-Wear Inc. c. Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2008 CF 1237, sous la plume de l’Honorable Juge Shore.

Vêtement Multi-Wear inc. fabrique et vend des vêtements pour dames à des magasins de détail au Canada et aux États-Unis sous la marque de commerce L'Amadei. La marque a été enregistrée en 1998.

En 2007, le registraire des marques de commerce lui a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 LMC. Vêtement Multi-Wear n'a pas déposé de preuve et l'enregistrement a été radié. Multi-Wear en appelle de la décision.

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Le Tribunal note que la nouvelle preuve déposée par Multi-Wear démontre un nombre significatif de transactions commerciales dûment documentées par des factures. Il cite alors le juge Frederick Gibson dans Les Compagnies Molson Limitée c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.), [1976] A.C.F. no 302 (QL), qui indique que l’usage doit être de nature commerciale : «Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu « dans le cadre des affaires courantes » au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises». Comme le souligne l’arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289, «la preuve d’une seule vente effectuée dans le cours normal du commerce a été déclarée suffisante à condition qu’elle soit considérée comme une véritable transaction commerciale et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été conçue délibérément pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce».

Or, Mme Paola Altomonte , présidente de Vêtement Multi-Wear inc. a fourni des factures pour seize ventes de vêtements pour femmes portant la marque de commerce L’Amadei sur les étiquettes de ces vêtements. Sur ces seize ventes, six ont eu lieu avec des entreprises canadiennes et les dix autres ventes ont eu lieu avec un client situé aux États‑Unis. Ces ventes ont eu lieu entre le 29 mars 2005 et le 27 mars 2007, soit dans la période de trois ans prescrite par la procédure engagée selon l’article 45. À partir du contenu des factures, le Tribunal pouvait tirer l’inférence que ces vêtements pour femmes avaient été livrés à la suite de contrats de vente

Le Tribunal conclut que Multi-Wear a démontré l'usage de la marque durant la période pertinente. La décision du registraire est renversée et l'enregistrement est maintenu.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique