En vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, , L.R.C. 1985, ch. T-13, le Registraire peut au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis. De plus, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation. C’est ce qui est arrivé dans l’arrêt Flanders Filters Inc. c. Trade Mark Reflections Ltd., 2006 CF 145

Situons en premier lieu les faits : Flanders Filters, Inc. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce Airpure, enregistrée à l'égard de filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial Le 30 octobre 2002, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd, le registraire des marques de commerce a donné à Flanders un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec de tels filtres à air à un moment quelconque de la période se terminant le 30 octobre 2002, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

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En réponse, Flanders a déposé la déclaration solennelle de son président. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit au registraire. Après examen de la déclaration solennelle du président de Flanders et des plaidoyers écrits des parties, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce en application du paragraphe 45(5) de la Loi. Sa décision reposait sur deux motifs. Premièrement, l'emploi de la marque de commerce établi par la preuve n'était pas un emploi par Flanders ni un emploi dont Flanders pouvait se prévaloir en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le registraire, il n'avait pas été démontré que Flanders contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, et il n'avait pas été prouvé non plus qu'un avis public avait été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce faisait l'objet d'une licence,. Deuxièmement, la preuve n'établissait pas qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était associée à des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial.

Flanders a interjeté appel de cette décision et a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, et a déposé une nouvelle preuve, plus spécifiquement la déclaration statutaire du Vice-président des opérations d’une compagnie liée, Flanders Corporation. La déclaration explique que Flanders est une filiale à part entière de Flanders Corporation. Elle explique également que Précisionnaire Inc., une autre filiale à part entière de Flanders Corporation, était autorisée par Flanders à fabriquer des filtres à air sous la marque Airpure.

La Cour conclut que l’ensemble de la preuve établit que, durant la période en question, au moins 100 000 filtres à air à haute efficacité portant la marque Airpure ont été vendus au Canada. Plus précisément, la Cour a conclut par l’ensemble de la preuve que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, au moins 100 000 filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, fabriqués par Precisionaire, Inc. sur autorisation de Flanders, ont été vendus au Canada et que l'emballage de chaque filtre portait une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce Airpure et le nom du propriétaire inscrit de la marque, présenté comme le fabricant. Les filtres eux-mêmes portaient soit la marque soit une étiquette où figurait la marque. L’appel a donc été accueilli

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.